Original: http://www.kianispringorum.de/weichware.htm

Zum patentrechtlichen Schutz von Softwareprodukten

von Dr. Harald Springorum, Dipl.-Inform.
Patentanwalt in Düsseldorf

Patentfähigkeit oder die Erfindung i.S. des Patentrechts

Während im umgangssprachlichen Gebrauch der Begriff der Erfindung eher diffus ist, hat er im europäischen, wie im bundesdeutschen Patentrecht einen durch Gesetz und Rechtsprechung klar umrissenen rechtlichen Sinngehalt. So bestimmt etwa das Patentgesetz der Bundesrepublik (PatG), wie auch das Europäische Patentübereinkommen (EPÜ) die materiellen Voraussetzungen der Patentierbarkeit wie folgt:

Es fordert jeweilig

(a)     das Vorliegen einer Erfindung,

          sowie desweiteren

(b)     (1)   die Neuheit dieser Erfindung,
(2)   ihr Beruhen auf erfinderischer Tätigkeit, und
(3)   ihre gewerbliche Anwendbarkeit.

Während man das unter (a) genannte Kriterium häufig als Patentfähigkeit bezeichnet, so versteht man im Sprachgebrauch oftmals unter den unter (b) genannten Kriterien auch die sogenannte Patentwürdigkeit.

Die wichtigsten Fragen der Patentwürdigkeit, nämlich Neuheit und erfinderische Tätigkeit werden im Prüfungsverfahren im Vergleich mit dem Stand der Technik beurteilt. Hingegen ist die zentrale Frage bei der, der Patentwürdigkeit vorgeschalteten Prüfung der Patentfähigkeit des in Frage kommenden Schutz­gegen­standes, so es sich denn um eine Erfindung und nicht nur um eine Entdeckung handelt, die nach der notwendigerweise erforderlichen technischen Natur des dieses Gegenstandes.

Diese Forderung nach der ”Technizität” der Erfindung ergibt sich nicht unmittelbar aus dem PatG bzw. dem EPÜ, jedoch ist das Anwendungsgebiet des Patentrechts seit jeher die Technik, so daß hier u.U. von Gewohnheitsrecht gesprochen werden kann[1]. Stand nach Lehre und Rechtsprechung ist es in jedem Falle, daß es auf das Erfordernis des technischen Charakters der Erfindung für die Patentfähigkeit ankommt!

Darüber hinaus nehmen PatG wie auch das EPÜ Computerprogramme als solche vom Patentschutz aus. Über die genaue Bestimmung dessen, was Computerprogramme als solche sind und ob diese Ausnahme vom Patentschutz nur eine Konkretisierung des Technizitätsbegiffes sei, ist viel diskutiert worden[2]. Nach dieser Diskussion und vor allem der Rechtsprechung der letzten Jahre kann heute davon ausgegangen werden, daß für die meisten der sogenannten softwarebezogenen Erfindungen, wie die Patentanmeldungen für Software immer noch etwas verschämt genannt werden, Patentschutz erlangbar ist. So wurden vor dem Europäischen Patentamt (EPA) bisher weniger als 1 % der diesbezüglichen Anmeldungen zurückgewiesen, weil sie nach dessen Auffassung Schutz für ein Computerprogramm “als solches” begehrten[3].

Für praktische Zwecke der Prüfung der Patentfähigkeit eines softwarebezogenen Anmeldegegenstandes können derzeit wohl folgende Kriterien herangezogen werden:

1.       Algorithmen in ihrer Verwendung zur Systemsteuerung von Rechnern selbst, also als Systemsoftware, sind i.d.R. patentfähig.[4]

2.       Algorithmen, die sich auf die unmittelbare Beeinflussung von Naturkräften im klassischen Sinne beziehen, typischerweise also Prozeßrechneranwendungen, sind i.d.R. patentfähig.[5]

3.       Bestimmte Technologien der künstlichen Intelligenz wie neuronale Netze oder auch Fuzzy-Systeme sind i.d.R. patentfähig.[6]

4.  a) Die Patentfähigkeit von softwarebezogenen Anmeldungs­gegenständen, bei denen keine unmittelbaren Beweisanzeichen in Form technischer Beiträge (techn. Problem, techn. Merkmale, techn. Wirkung) vorliegen, kann oftmals dadurch erreicht werden, daß zur Softwarerealisierung notwendige technische Beiträge (etwa die Verwendung eines A/D-Wandlers) mit in die Ansprüche aufgenommen werden.

     b)  Die Patentfähigkeit von softwarebezogenen Anmeldungs­gegen­ständen, bei denen keine unmittelbaren Beweisanzeichen in Form technischer Beiträge vorliegen und sich darüberhinaus die Aufnahme derartiger technischer Beiträge in die Ansprüche als schwierig darstellt, kann oftmals dadurch nachgewiesen werden, daß zur Softwarerealisierung notwendige technische Überlegungen als indirekte Beweisanzeichen nachgewiesen werden. Ein solcher Nachweis fällt bei entsprechend vorausschauender Beschreibungsfassung, die derartige technische Überlegungen deutlich darlegt, naturgemäß leichter.[7]

5.       Inwieweit Information selbst eine beherrschbare Naturkraft i.S des Patentrechts ist, und damit ihre planmäßige Beherrschung selbst als Beweisanzeichen für den technischen Charakter des Anmeldungsgegenstandes mit herangezogen werden kann, bleibt abzuwarten. Die Tendenz in der Erteilungspraxis, wie in Rechtsprechung und h.M. geht jedenfalls in diese Richtung[8]. Die zu führenden Verfahren bergen jedoch in dieser Hinsicht immer noch ein Risiko, so daß für die Praxis derzeit zu empfehlen ist, allein von dieser Argumentation zum Beweis der Technizität nur dann Gebrauch zu machen, falls alle anderen Wege verschlossen sein sollten.

Die Patentwürdigkeit der softwarebezogenen Erfindung

Nachdem es nun nach h.M. und Rechtsprechung der Patentfähigkeit eines Anmeldegegenstandes nicht länger patenthindernd im Wege steht, daß sein erfindungswesentlicher Beitrag auf immateriellem Gebiet, also im Bereich der Software liegt, ist somit nach der Patentwürdigkeit, insbesondere nach der Neuheit und der erfinderischen Tätigkeit solcher immaterieller Beiträge und den besonderen, hiermit in Zusammenhang stehenden Problemen zu fragen.

Die patentrechtliche Neuheit von Softwareschöpfungen

Nach der Legaldefinition des Patentgesetzes der Bundesrepublik Deutschland, wie auch der des Europäischen Patentübereinkommens ist der Gegenstand einer Patentanmeldung i.S. des Patentrechts dann als neu anzusehen, wenn er nicht zum Stand der Technik gehört. Besondere Probleme für softwarebezogene Erfindungen ergeben sich im Rahmen der Neuheitsprüfung vor allem aus einer evtl. vorliegenden neuheitsschädlichen offenkundigen Vorbenutzung. Sie liegt immer dann vor, wenn eine Benutzungshandlung in der Art der Öffentlichkeit zugänglich war, daß sich die nicht zu fern gelegene Möglichkeit bot, daß fachkundige Dritte ausreichende Kenntnis vom Gegenstand der Benutzung erlangen konnten[9]. Im Falle softwarebezogener Erfindungen stellt sich hier die besondere Problematik, ob schon die öffentliche Zugänglichkeit des Programmcodes allein eine offenkundige Vorbenutzung darstellt, und wenn ja, bereits die des Objektcodes, oder erst die des Quellcodes.

Im Falle eines in Objektcodeform vorliegenden Programms zur Steuerung einer Druckmaschine war die Technische Beschwerdekammer 3.2.3 beim Europäischen Patentamt der Auffassung, daß der im ROM einer betriebsfähigen Maschine enthaltene Objektcode keine offenkundige Vorbenutzung darstelle, da seine Analyse mittels Disassemblieren und/oder „Reverse Engineering“, insbesondere im Falle des Vorliegens des Codes im ROM einer funktionsfähigen Produktionseinrichtung, also eines sogenannten ´embedded-Systems´ weitaus zu aufwendig sei[10]. Offengelassen hat dabei die Kammer die Frage, ob auch der Objektcode allein, für sich genommen, und nicht etwa im ROM einer zur Produktion bereitgehaltenen Maschine, sondern etwa auf einem jederzeit zugänglichen Datenträger vorliegend, ebenfalls keine offenkundige Vorbenutzung darstellen würde. Hierzu meint Betten[11], daß in einem solchen Falle sehr wohl eine neuheitsschädliche Vorbenutzung anzunehmen sei, da hier das „ ...Programm leicht kopiert und dann analysiert werden... “[12] kann. Dem ist nicht zuzustimmen. Zwar läßt die erkennende Kammer in ihrer Entscheidung die Frage offen, ob die Verfügbarkeit des Objektcodes allein schon eine offenkundige Vorbenutzung darstellt oder nicht, sie beantwortet diese Frage vielmehr nur im konkreten Falle des in der Maschine integriert vorliegenden und daher auch schwerer zugänglichen Codes. In ihrer Begründung führt sie ausdrücklich aus, daß eine „Disassemblierung“ oder ein „Reverse-Enginneering“ des Objektcodes in eine dem Fachmann zugängliche Form einen Aufwand von Mannjahren bedeute. Hier ging die Kammer in ihrer Entscheidung jedoch ebenfalls davon aus, daß der Mikrochip während der Analyse nicht zur Verfügung stünde und somit die Maschine auch derweil nicht betrieben werden könne. Eine solche Annahme ist zweifelsohne irrig: Entweder handelt es sich um einen Chip, dessen Code auslesbar ist - dann kann der jeweilige Objektcode auch auf Datenträger kopiert und der Chip wieder in die Maschine zur weiteren Verwendung eingebaut werden - oder aber es handelt sich um einen gesicherten Baustein, dessen Programmcode nicht auslesbar ist, was dann denknotwendig auch dessen weitere Analyse verbietet.

Es stellt sich im weiteren die Frage, ob die Kammer in tatsächlich richtiger Ansehung der Weiterverwendbarkeit der Maschine während der Analyse des Objektcodes anders entschieden hätte. Hierauf deutet nichts hin. Die Ausführungen betreffs der Nichtverwendbarkeit der Produktionseinrichtung haben bei näherer Betrachtung lediglich ergänzenden Charakter, insofern auch der tatsächliche Irrtum über den o.a. Umstand letztlich unerheblich bleibt. Wesentlich ist einzig und allein der hohe Aufwand, der im Falle eines zugänglichen Objektcodes betrieben werden muß, um die in ihm verkörperte technische Lehre dem Fachmann zur Kenntnis zu bringen. Dieser Aufwand liegt wesentlich, nämlich in der Größenordnung „von Mannjahren“[13] in der Analyse des Codes im Wege der hierfür zur Verfügung stehenden Verfahren (Disassembling, Reverse Engineering) begründet. Die Zugänglichkeitserschwernisse, die in der Integration der Rechnerbauteile (Mikrochips) in eine Maschine begründet liegen, treten demgenüber an Bedeutung völlig zurück. Festzuhalten bleibt daher, daß allein im Vorliegen des Maschinencodes, ja selbst in seiner völlig freien Zugänglichkeit keine offenkundige Vorbenutzung gesehen werden kann, da nach dem jetztigen Stand der Softwaretechnik eine Analyse eines solchen Codes in aller Regel viel zu aufwendig ist. Es bleibt jedoch zu beobachten, ob der Fortschritt im Bereich der sogenannten Reverse-Engineering-Tools eine solche Auffassung in Zukunft fraglich werden läßt. Abweichend hiervon sind jedoch seltenere Sonderfälle zu beurteilen, wie etwa der des Objektcodes, der sich aus der Übersetzung eines gut strukturierten, einfacheren Assemblerprogramms ergibt, oder der Fall, daß das den Objektcode erzeugende Übersetzerprogramm sogenannte Runtime-Informationen mit in den Objektcode integriert, so daß dieser Rückschlüsse auf die Struktur des Quellcodes mit vertretbarem Aufwand erlaubt.

Ihre Bestätigung in der Rechtsprechung findet diese Auffassung auch in einer weiteren Entscheidung[14], in der die erkennende Kammer darauf hinweist, daß ein Programmtext, insbesondere im Falle seiner natürlichsprachigen Kommentierung, durchaus zum Stand der Technik zu rechnen und damit bei der Prüfung zu berücksichtigen sei, so er in einer üblichen Programmiersprache abgefaßt ist. Vom lauffähigen Objektcode kann aber schon wegen seiner Abhängigkeit vom Prozessortyp nicht behauptet werden, daß es sich um eine übliche Programmiersprache handelt. Vielmehr benutzt eine derartige Notation, von ganz seltenen Ausnahmen abgesehen, mangels mnemotechnischer Ausdrucks- und Dokumentationsfähig­keit überhaupt niemand mehr. Ein derartiger Code wird rein automatisch von hierzu geeigneten Übersetzungssystemen, wie etwa Compilern oder allenfalls Assemblern erzeugt. Umgekehrt weist die Entscheidung jedoch richtigerweise darauf hin, daß Quellcode, in gängiger Weise notiert (also etwa in Programmiersprachen wie C, Pascal, Fortran, aber auch gängigen Assemblersprachen), insbesondere dann, wenn er kommentiert, also gut nachvollziehbar vorliegt, als relevanter Stand der Technik anzusehen ist, und seine Verbreitung damit als offenkundige Vorbenutzung zu gelten hat. Die besondere Erwähnung der natürlichsprachigen Kommentierung in dieser Entscheidung gibt einen Hinweis darauf, daß die Kammer hier bereits Zweifel an der Lesbarkeit des Quellcodes allein, und damit an seiner Neuheitsschädlichkeit hatte; um so mehr muß dies also für den Objectcode gelten.

Da im Falle softwarebezogener Erfindungen zumeist mindestens ein unabhängiger Patentanspruch als Verfahrensanspruch formuliert ist, hat ein weiteres Augenmerk dem Umstand zu gelten, daß eine offenkundige Vorbenutzung eines Verfahrens auch in seiner öffentlichen Benutzung gegeben sein kann, insbesondere durch das Angebot oder Inverkehrbringen von Vorrichtungen zur Benutzung des Verfahrens. Dies ist immer dann anzunehmen, wenn aus der Nutzung der Vorrichtung ein Rückschluß auf die Durchführung des Verfahrens selbst möglich ist.[15]

Erfinderische Tätigkeit bei Softwareschöpfungen

Der Gegenstand einer Patentanmeldung ist nach deutschem wie europäischem Recht dann als erfinderisch anzusehen, wenn er sich dem Durchschnittsfachmann nicht in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergibt. Dabei ist das Beruhen des Anmeldegegenstandes auf erfinderischer Tätigkeit nicht, wie im Falle der Neuheitsprüfung im Einzelvergleich mit jeder in Frage kommenden Entgegenhaltung zu prüfen, sondern hat insbesondere auch mosaikartig, orientiert an den Einzelmerkmalen des fraglichen Patentanspruchs zu erfolgen[16]. Die Prüfung erfolgt dabei zumeist, wenn auch nicht immer explizit, nach dem sogenannten Problem Solution Approach[17], nach dem erst der nächstliegende Stand der Technik ermittelt und dann hiervon ausgehend festgestellt wird, ob die demgegenüber tatsächlich gemachte Erfindung für den sogenannten Durchschnittsfachmann nahegelegen hätte[18]. Hat sie dies nicht, so ist ihr Beruhen auf erfinderischer Tätigkeit zu bejahen.

Für softwarebezogene Erfindungen ist dabei zunächst festzuhalten, daß bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit einer solchen Erfindung, deren Prüfung unter Einbeziehung des verwendeten Algorithmus zu erfolgen hat. Insbesondere darf nicht nur der nach klassischem Verständnis technische Teil der Merkmale des fraglichen Patentanspruchs auf erfinderische Tätigkeit geprüft werden[19]. Dies bedeutet für die Praxis, daß hier die Software, wenn auch im Hinblick auf die zu lösende technische Aufgabe, einer Prüfung auf Erfindungshöhe unterliegt.

Sodann stellt sich die Frage nach dem zuständigen Durchschnittsfachmann. In den Fällen, wo nicht allein die informationstechnische Realisierung der Problemlösung im Vordergrund steht, sondern auch das Anwendungsgebiet dieser Lösung selbst, also klassischerweise bei fast allen Automa­ti­sierungs­aufgaben, Prozeßrechneranwendungen etc. ist die erfinderische Tätigkeit immer ausgehend sowohl von der Position des Durchschnittsfachmannes auf dem jeweiligen Anwendungsgebiet, wie auch von der des Fachmanns der Informatik zu beurteilen. Dies vermag im Einzelfall sicherlich die Anforderungen an die Erfindungshöhe heraufzusetzen, da der gesamte beanspruchte Gegenstand von beiden Positionen aus betrachtet als nicht naheliegend gelten darf[20].

Daß sich der Problem Solution Approach selbst auch in seiner Anwendung auf Software bewährt, vermögen die Entscheidungen Datenprozessornetz[21] wie auch Röntgeneinrichtung[22] in ihrer jeweiligen Begründung anschaulich zu belegen.

Betreffend die gewerbliche Anwendbarkeit bleibt lediglich festzuhalten, daß diese in bezug auf softwarebezogene Erfindungen keine besonderen Probleme aufwirft und nur äußerst selten in Frage steht.

Die Anmeldung der softwarebezogenen Erfindung und ihre
besonderen Probleme

Der Aufbau der Patentanmeldung

Die softwarebezogene  Patentanmeldung besteht i.d.R., wie jede andere Patentanmeldung auch, aus der Beschreibung der Erfindung, den zugehörigen Zeichnungen, und den Patentansprüchen. Alle Elemente zusammen betrachtet stellen die sogenannte Offenbarung der Erfindung dar.

Die Beschreibung der Erfindung hat ausgehend vom Stand der Technik das der Erfindung zugrundeliegende Problem, die sogenannte Aufgabe aufzuzeigen und darüberhinaus dem Fachmann u.U. unter Bezugnahme auf die Zeichnungen das Wissen zu vermitteln, das er benötigt, um die Erfindung nachzuarbeiten bzw. ausführen zu können. Hierbei kann von Kontrollstrukturdarstellungen, aber auch kommentiertem Source-Code, ebenso wie von graphischen Darstellungen Gebrauch gemacht werden[23]. Die ausschließliche Verwendung des Quellcodes stellt jedoch keine ausreichende Beschreibung dar[24], obgleich derselbe Quellcode einer Patentanmeldung allein schon neuheitsschädlich entgegenzustehen vermag[25], sofern er in einer üblichen Programmiersprache vorliegt.

Die Patentansprüche bestimmen schließlich den Schutzbereich der Erfindung und sind daher besonders wichtig. Im Verletzungsstreit wird festgestellt, ob der durch die Patentansprüche abgesteckte Schutzbereich verletzt wird oder nicht. Hierbei ist die Beschreibung zur Auslegung der Patentansprüche mit heranzuziehen.

Bei den Patentansprüchen kann grundlegend nach zwei Anspruchskategorien unterschieden werden, nämlich Sachansprüchen und Tätigkeitsansprüchen. Sachansprüche können für Erzeugnisse und Vorrichtungen, Tätigkeitsansprüche für Verfahren und Verwendungen erteilt werden[26]. Für softwarebezogene Erfindungen kommen in erster Linie zunächst Verfahrensansprüche in Frage, die den Charakter eines Algorithmus aufweisen. Darüber hinaus ist es jedoch auch ratsam, bei derartigen Erfindungen die durch das Zusammenwirken von Hard- und Software entstehende Vorrichtung zu beanspruchen. So stellen zwei derartige Ansprüche, welche die gleiche Erfindung betreffen, oft nur eine unterschiedliche Sichtweise des beanspruchten Erfindungsgegenstandes dar.

Aus der Abfassung von Patentanmeldungen ergeben sich darüberhinaus eine Reihe weiterer Probleme denen im folgenden die Aufmerksamkeit gilt.

Klarheit der Ansprüche

Art. 84 EPÜ, wie auch § 35 PatG verlangen klare und deutlich gefaßte Patentansprüche, aus denen ersichtlich ist, was unter Schutz gestellt wird. Hier existieren Grenzfälle, die insbesondere für softwarebezogene Erfindungen Bedeutung haben. So ist ein auf ein Verfahren zum Betreiben eines Gerätes gerichteter Anspruch i.S. des Art. 84 EPÜ nicht deutlich gefaßt, wenn die Merkmale des Anspruchs tatsächlich nur die Wirkungsweise des Gerätes beschreiben, da es sich hier nach Auffassung der in diesem Falle erkennenden Beschwerdekammer des EPA zwar um einen als Verfahrensanspruch formulierten, tatsächlich jedoch als Sachanspruch vorliegenden Anspruch handelt[27]. Die tatsächliche Anspruchskategorie sei daher nicht erkennbar, was die Unklarheit des Patentanspruchs zur Folge habe. Die mangelnde Qualität des Anspruchs als Verfahrensanspruchs ergebe sich insbesondere aus den Merkmalen des kennzeichnenden Teils des in Rede stehenden Anspruchs, der ausschließlich Merkmale aufweise, die die Handhabung von Registerwerten in einem Speicher betreffen und somit die Funktion eines Herzschrittmachers angäben, was letzlich einer funktionellen Definition des Gerätes gleichkäme[28].

Dem ist nicht zuzustimmen, da letzlich, wie auch bereits o.a. die Wahl der Anspruchskategorie im Falle softwarebezogener Erfindungen eine Frage der unterschiedlichen Sicht ein und derselben Sache ist. Einerseits tritt aus der Sicht des Verfahrensanspruchs mehr der Algorithmus in den Vordergrund, andererseits stellt der zugehörige Vorrichtungsanspruch naturgemäß die zur Durchführung des Verfahrens notwendigen physischen Entitäten in das Licht der Aufmerksamkeit. Eine Begründung, inwiefern dies den Anspruch unklar werden läßt, bleibt die erkennende Kammer schuldig, wodurch die o.a. Entscheidung letztlich nicht zu überzeugen vermag.

Einheitlichkeit

Nach § 35 (1) S. 2 PatG sowie Art. 82 EPÜ hat der beanspruchte Erfindungsgegenstand dem Grundsatz der Einheitlichkeit zu genügen. Hierdurch soll verhindert werden, daß mehrere voneinander unabhängige Erfindungen in einer Anmeldung zusammengefaßt werden[29]. Hieraus erwachsen mitunter Probleme für die Kombination unterschiedlicher Anspruchskategorien in der Anmeldung. Die gerade die für softwarebezogenen Anmeldungen wichtige Kombination „Verfahren + Vorrichtung bzw. Mittel zu seiner Ausführung“ sind jedoch i.d.R. als einheitlichanzusehen.[30]

Die unzureichende Offenbarung

Im Zusammenhang mit softwarebezogenen Erfindungen stellt sich auch das Problem der unzureichenden Offenbarung der Erfindung. § 34 (2) PatG wie auch Art. 83 EPÜ verlangen vom Anmelder, daß die Lehre des Patents so deutlich und vollständig offenbart wird, daß ein Fachmann sie ausführen kann. In Anmeldungen softwarebezogener Erfindungen, ist eine Tendenz festzustellen, Erfindungsgegenstände zu beanspruchen, die gar nicht offenbart werden. Dies findet seinen Grund wohl darin, daß für einen Algorithmus oftmals leicht behauptet werden kann, er ließe sich zur Lösung einer ganzen Reihe von Problemen verwenden, für die er aber in Wahrheit gar nicht geeignet ist. Eine exakte Aufklärung dieses Umstandes ist dem Patentamt im Erteilungsverfahren oftmals nicht möglich. Entsprechend zu weit erteilte Patente können dann jedoch im streitigen Verfahren (Einspruch bzw. Klage) von Dritten beseitigt oder eingeschränkt werden.

Die unzulässige Erweiterung

Nach § 38 PatG und Art. 123 EPÜ darf die Patentanmeldung im Laufe des Erteilungs- oder Einspruchverfahrens nicht über den ursprünglich offenbarten Inhalt hinaus erweitert werden. Für softwarebezogene Erfindungen erlangt diese Bestimmung vor allem insoweit Bedeutung, als daß in der Offenbarung eines Verfahrens zwar auch die Offenbarung eines zur Durchführung dieses Verfahrens notwendigen Gerätes gesehen werden kann, jedoch dessen nachträgliche Beanspruchung i.d.R. daran scheitert, daß dieses Gerät nicht nur zur Ausführung des erfindungsgemäßen Verfahrens dienen kann, sondern oft auch zur Durchführung anderer Verfahren geeeignet ist, worin eine unzulässige Erweiterung auf einen nicht offenbarten Gegegnstand zu sehen ist.[31]

Die Recherche nach dem Stand der Technik

Das wohl häufigst vorgetragene Argument gegen die Patentfähigkeit von Softwareprodukten aus praktischer Sicht ist das der schwierigen Recherchierbarkeit und der daraus resultierenden unzuverlässigen Prüfung der Patentwürdigkeit.[32] Ein Grund hierfür besteht darin, daß ein großer Teil der für diesen Zweig der Technik relevanten Literatur nicht in Patentschriften zur Verfügung steht, (dies im übrigen auch deshalb, weil die Patentämter lange Zeit softwarebezogenen Erfindungen den Schutz verweigerten), sondern in Büchern und Fachaufsätzen vorliegt. So wurde denn auch, um diesem Mangel in der Praxis des Erteilungsverfahrens abzuhelfen, das Software Patent Institute in Ann Arbor, Michigan von interessierten Kreisen aus der Industrie und der University of Michigan[33] am 2.10.1995 eröffnet, was die Recherche in Zukunft sicherlich erleichtern wird.

Die aus der Anmeldung resultierende Offenlegung und ihre Problematik

Ein besonderes Problem für den Anmelder softwarebezogener Erfindungen ergibt sich oftmals aus der zwangsläufig mit der Anmeldung verbundenen Offenlegung der Patentanmeldung nach 18 Monaten. Eine Offenlegung hat im Falle der Nichterteilung des Patents neben der sicherlich unerwünschten Folge der besonders guten Unterrichtung der Mitbewerber über eigenes Know-How auch weitere höchst unerfreuliche kartellrechtliche Wirkungen, die die weitere Möglichkeit der Lizenzierung des Anmeldegegenstandes, der dann ja nicht mehr geheim ist, einzuschränken vermögen (vgl. §§ 20, 21 GWB, Art. 85 EWG-Vertrag, § 4 EWG KartVO). Wird rechtzeitig vor Offenlegung klar, daß kein Patentschutz zu erlangen ist, so sollte dann die jeweilige Anmeldung zurückgezogen werden, um eine Offenlegung zu verhindern. Eine eigene vorausschauende Abschätzung der Erteilungsaussichten ist in der Praxis aufgrund der oft schwierig zu beurteilenden erfinderischen Tätigkeit oft nicht hinreichend gut möglich.[34]

Das kartellrechtliche Risiko der Offenlegung wird im Falle softwarebezogener Anmeldungen etwas abgemildert, da die Programme selbst, unabhängig von der Patentwürdigkeit der ihnen zugrundeliegenden Verfahren, nach §§ 2 (1) Nr. 1, 69 a ff. UrhG meist Urheberrechtsschutz genießen, auf den sich ein evtl. Lizenzvertrag dann immer noch beziehen kann.

Der Schutzbereich des softwarebezogenen Patents

Der Schutzumfang des Patents in der Bundesrepublik

Der Schutzbereich des europäischen Patents wird in Artikel 69 (1) EPÜ normiert, der des deutschen bemißt sich nach § 14 PatG. Hiernach bestimmen sich jeweils der Schutzumfang nach dem Inhalt der Patentansprüche; Zeichnung und Beschreibung dienen der ergänzenden Auslegung. Nach § 139 PatG kann ein jeder, der eine patentierte Erfindung entgegen den Regelungen der §§ 9-13 PatG benutzt, vom Verletzten, d.h. meist dem Patentinhaber,  auf Unterlassung und i.d.R. auch auf Schadenersatz in Anspruch genommen werden. § 9 PatG bestimmt, daß es allein dem Patentinhaber gestattet ist die Erfindung zu benutzen; jedem Dritten ist dies grundsätzlich verboten. § 10 PatG erweitert darüber hinaus die Wirkung des Patents auch auf das Verbot der sogenannten mittelbaren Benutzung. Die Regelungen der §§ 11-13 PatG sehen schließlich einige Ausnahmetatbestände von diesen Grundsätzen vor, von denen vor allem § 12 PatG Bedeutung hat, da er den früheren Erfindern, die ihre Erfindung nicht zum Patent führten, als Ausgleichsregelung zum tatsächlichen Anmelder ein gesetzliches Vorbenutzungsrecht einräumt.

Besondere Probleme der Verletzung softwarebezogener Erfindungen

Während bislang kaum Rechtsprechung zur Verletzung softwarebezogener Patente in der Bundesrepublik bekannt ist, stellt sich im Zusammenhang mit derartigen Erfindungen doch gleichwohl die Frage nach besonderen Problemen hier denkbarer Fallgestaltungen.

Da es sich im Falle softwarebezogener Erfindungen zumeist um Verfahrenserfindungen handelt, sind die für diese Patentkategorie von der Rechtsprechung entwickelten Grundsätze auch hier maßgeblich. Besondere Bedeutung kommt dabei der Doktrin des BGH zu, nach der Verfahren auch dann nicht gemeinfrei werden, wenn die speziellen Vorrichtungen zu ihrer Durchführung vom Patentinhaber selbst frei auf dem Markt vertrieben werden[35]. Es bedarf vielmehr der ausdrücklichen Lizenzierung des Verfahres selbst. Es kann jedoch u.U. ein Anspruch des Erwerbers der Vorrichtung auf Lizenzierung zu angemessenen Bedingungen bestehen[36].

Auch können softwarebezogene Erfindungen besondere Probleme im Lichte einer evtl. mittelbaren Patentverletzung aufwerfen. Es stellt sich hier nämlich die Frage, ob in der Lieferung, oder dem Feilbieten einer Anlage, die sich bis auf die fehlende oder andersartige, nämlich nicht patentverletzend ausgestaltete Software, nicht von einer patentverletzenden Vorrichtung unterscheidet, evtl. eine mittelbare Patentverletzung erblickt werden kann.

Vorbenutzungsrechte

Auch für das dem zwar nicht anmeldenden, aber älteren Nutzer einer Erfindung zustehende Vorbenutzungsrecht ergeben sich für Verfahrenserfindungen, wie sie die softwarebezogenen Erfindungen ja oft darstellen, empfindliche Einschränkungen, die es zu beachten gilt. So ist es dem Vorbenutzer zwar erlaubt das Verfahren selbst anzuwenden, eine Lizenzierung steht ihm nach der Rechtsprechung jedoch nicht zu[37]. Dies gilt insbesondere auch dann, wenn sein eigentlicher Geschäftszweck gerade in der Lizenzierung solcher Verfahren besteht, wie es bei Herstellern von Software oder Steuerungseinrichtungen regelmäßig der Fall sein wird. Ein Vorbenutzungsrecht aufgrund vorheriger betriebsinterner Vorbenutzung besteht hier dann zwar, läuft in der Praxis aber aus den o.a. Gründen leer und ist somit meist wertlos.

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[1]      vgl.: Bernhardt, W.; Kraßer, R.: Lehrbuch des Patentrechts, 4. Aufl., München 1986, 89

[2]      Eine gute Zusamenfassung dieser Diskussion bis zum Stand von ca. 1993 findet sich bei: Kraßer, R.: Der Schutz von Computerprogrammen nach deutschem Patentrecht in Lehmann, M. (Hrsg.): Rechtsschutz und Verwertung von Computerprogrammen, 2. Aufl. Köln 1993

[3]      Vidon, Patrice (Übersetzung von Peiker, Isabella; Adaption von Betten, J.), Software-Patente: Bäume und Wald, CR 1996, 512ff.

[4]      Richtlinen für das Prüfungsverfahren vor dem Deutschen Patentamt, Pkt. 4.3.5, 3. Absatz, Bl. f. PMZ 1995, 282; Richtlinien für die Prüfung im Europäischen Patentamt, Kapitel C-IV, 40; BGH - Seitenpuffer, GRUR 1992, 33

[5]      Richtlinen für das Prüfungsverfahren vor dem Deutschen Patentamt, Pkt. 4.3.3 u. 4.3.5, 2. Absatz, Bl. f. PMZ 1995, 282; Richtlinien für die Prüfung im Europäischen Patentamt, Kapitel C-IV, 40

[6]      Sulikaris, Y.: Patent Protection for Software Related Inventions, in Particular Artifical Intelligence and Neural Networks in: Brunstein, K., Sint, P.P. (Hrsg.): Intellectual Property Rights and New Technologies - Proceedings of the KnowRight 95 Conference, 188ff.

        Springorum, H.: Protection of Neural Networks by German and European Law in: Brunstein, K., Sint, P.P. (Hrsg.): Intellectual Property Rights and New Technologies - Proceedings of the KnowRight 95 Conference

[7]      TBK 3.5.1 beim EPA 31.5.94 SOHEI/Computer­managementsystem CR 1995, 208ff.

[8]      Wiebe, A., Information als Naturkraft - Immaterialgüterrecht in der Innformationsgesellschaft, GRUR 1994
von Raden, L.: Die Informatische Taube - Überlegungen zur Patentfähigkeit informationsbezogener Erfindungen, GRUR 1995, 451ff.

[9]      vgl.  Benkard, G., Kommentar zum Patentgesetz, Gebrauchsmustergesetz, 9.Aufl., München 1994, § 3 PatG, Rdnr. 63

[10]    TBK 3.2.3 17.4.1991 - Mikrochip, CR 1992, 535ff.

[11]    Anmerkungen zu: TBK 3.2.3 17.4.1991 - Mikrochip, CR 1992, 539

[12]    Anmerkungen zu: TBK 3.2.3 17.4.1991 - Mikrochip, CR 1992, 539

[13]    TBK 3.2.3 17.4.1991 - Mikrochip, CR 1992, 539

[14]    TBK 3.5.1 29.4.1993 - Vorrichtung zur Überwachung von elektronischen Rechenbausteinen, insbesondere Mikroprozessoren/(Robert Bosch GmbH./.Siemens AG), Az. T 92/164, hier: Leitsatz II., unveröffentlicht

[15]    vgl.  Benkard, G., Kommentar zum Patentgesetz, Gebrauchsmustergesetz, 9.Aufl., München 1994, § 3 PatG, Rdnr. 45

[16]    vgl.  Benkard, G., Kommentar zum Patentgesetz, Gebrauchsmustergesetz, 9.Aufl., München 1994, § 4 PatG, Rdnr. 6

[17]    vgl. zum PSA auch Szabo, George, S.A., Der Ansatz über Aufgabe und Lösung in der Praxis des Europäischen Patentamts, Mitt. 1994, 225ff.

[18]    vgl. hierzu: Sieber, W., Erfinderische Tätigkeit - Ausbildungskurs für Sachprüfer des EPA Generaldirektion 2, März 1992, unveröffentlicht

[19]    BPatG 5.10.89 - Seismische Aufzeichnungen, GRUR 1990, 261ff.; BGH 4.2.92 - Tauchcomputer, GRUR 1992, 432

[20]    TBK 3.5.1 beim EPA 29.4.1993 - Vorrichtung zur Überwachung von elektronischen Rechenbausteinen, insbesondere Mikroprozessoren/(Robert Bosch GmbH./.Siemens AG) , Az. T 92/164, hier: Leitsatz II., unveröffentlicht
vgl. Schulte, R., Patentgesetz mit EPÜ - Kommentar auf der Grundlage der deutschen und europäischen Rechtsprechung, § 4 PatG/Art. 56 EPÜ, Rdnr. 13

[21]    TBK 3.5.1 beim EPA 6.10.1988 - Datenprozessornetz/IBM, Amtsbl. des EPA 1990, 5ff.

[22]    TBK 3.4.1 beim EPA 21.5.1987 - Röntgeneinrichtung/( Koch & Sterzel./.1.Siemens AG, 2. Phillips), Az. T 86/26, in vollständiger Fassung, insbesondere der Begründung zur erfind. Tätigkeit unveröffentlicht

[23]    Richtlinen für das Prüfungsverfahren vor dem Deutschen Patentamt, Pkt. 4.3.7, Bl. f. PMZ 1995, 282

[24]    Richtlinen für das Prüfungsverfahren vor dem Deutschen Patentamt, Pkt. 4.3.7, 4. Absatz, Bl. f. PMZ 1995, 282

[25]    TBK 3.5.1 29.4.1993 - Vorrichtung zur Überwachung von elektronischen Rechenbausteinen, insbesondere Mikroprozessoren/(Robert Bosch GmbH./.Siemens AG), Az. T 92/164, unveröffentlicht

[26]    Richtlinien für die Prüfung im Europäischen Patentamt, Kapitel C-III Nr. 3

[27]    TBK 3.4.1 beim EPA - Herzschrittmacher, GRUR 1992, 549ff.

[28]    TBK 3.4.1 beim EPA - Herzschrittmacher, GRUR 1992, 550

[29]    vgl. Schulte, R., Patentgesetz mit EPÜ - Kommentar auf der Grundlage der deutschen und europäischen Rechtsprechung, § 35 PatG/Art. 82 EPÜ, Rdnr. 125 u. 126

[30]    vgl. Regel 30b AusfO EPÜ; BPatG, Mitt. 1969, 75; Reichspatentamt, Bl. für PMZ 13, 292; BGH - Isomerisierung, Bl. f. PMZ 71, 371

[31]    TBK 3.4.2 Beim EPA 6.11.1990 - Offenbarung eines mit einem Computer verbundenen Geräts/GENERAL ELECTRIC, GRUR Int. 1993, 159ff.

[32]    vgl. Garfinkel, Simson L., Patently Absurd, Wired Online im WorldWideWeb des Internet, 30.1.1995

[33]    vgl. The SPI Reporter, Vol. 2 Issue 1 Fall 1995, 1

[34]    vgl. hierzu auch: Bardehle, H., Die Freigabe von Know-how durch das prüfende Patentamt, GRUR Int. 1990, 673ff.

[35]    vgl. BGH - Fullplast-Verfahren, GRUR 1980, 38f.; vgl.  Benkard, G., Kommentar zum Patentgesetz, Gebrauchsmustergesetz, 9.Aufl., München 1994, § 9 PatG, Rdnr. 24

[36]    vgl. BGH - Fullplast-Verfahren, GRUR 1980, 39

[37]    BGH 23.4.74 - Anlagengeschäft, GRUR 1974, 463ff.; Lindenmeier-Möhring, Entscheidungssammlung des BGH, § 16 ArbEG Bl. 2 Rückseite 5.a), 1975; abw. Fischer, E., Der Benutzungsvorbehalt nach dem Arbeit­neh­mererfinderrecht im Verfahrens- und Anlagengeschäft, GRUR 1974, 500ff.

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Informatik aktuell, Holleczek (Hg.): PEARL 96, S. 101-111
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