von Dr. Harald Springorum, Dipl.-Inform.
Patentanwalt in
Düsseldorf
Während im
umgangssprachlichen Gebrauch der Begriff der Erfindung eher diffus ist, hat er im
europäischen, wie im bundesdeutschen Patentrecht einen durch Gesetz und Rechtsprechung
klar umrissenen rechtlichen Sinngehalt. So bestimmt etwa das Patentgesetz der
Bundesrepublik (PatG), wie auch das Europäische Patentübereinkommen (EPÜ) die
materiellen Voraussetzungen der Patentierbarkeit wie folgt:
Es fordert jeweilig
(a)
das Vorliegen einer Erfindung,
sowie desweiteren
(b)
(1) die Neuheit dieser Erfindung,
(2) ihr Beruhen auf erfinderischer
Tätigkeit, und
(3) ihre gewerbliche Anwendbarkeit.
Während man das unter (a)
genannte Kriterium häufig als Patentfähigkeit bezeichnet, so versteht man im
Sprachgebrauch oftmals unter den unter (b) genannten Kriterien auch die sogenannte
Patentwürdigkeit.
Die wichtigsten Fragen der
Patentwürdigkeit, nämlich Neuheit und erfinderische Tätigkeit werden im
Prüfungsverfahren im Vergleich mit dem Stand der Technik beurteilt. Hingegen ist die
zentrale Frage bei der, der Patentwürdigkeit vorgeschalteten Prüfung der
Patentfähigkeit des in Frage kommenden Schutzgegenstandes, so es sich denn um eine
Erfindung und nicht nur um eine Entdeckung handelt, die nach der notwendigerweise
erforderlichen technischen Natur des dieses Gegenstandes.
Diese Forderung nach der
Technizität der Erfindung ergibt sich nicht unmittelbar aus dem PatG bzw. dem
EPÜ, jedoch ist das Anwendungsgebiet des Patentrechts seit jeher die Technik, so daß
hier u.U. von Gewohnheitsrecht gesprochen werden kann[1]. Stand nach Lehre und Rechtsprechung ist es in jedem Falle,
daß es auf das Erfordernis des technischen Charakters der Erfindung für die
Patentfähigkeit ankommt!
Darüber hinaus nehmen PatG
wie auch das EPÜ Computerprogramme als solche vom Patentschutz aus. Über die
genaue Bestimmung dessen, was Computerprogramme als solche sind und ob diese Ausnahme vom
Patentschutz nur eine Konkretisierung des Technizitätsbegiffes sei, ist viel diskutiert
worden[2]. Nach dieser Diskussion und vor allem der Rechtsprechung
der letzten Jahre kann heute davon ausgegangen werden, daß für die meisten der
sogenannten softwarebezogenen Erfindungen, wie die Patentanmeldungen für Software immer
noch etwas verschämt genannt werden, Patentschutz erlangbar ist. So wurden vor dem
Europäischen Patentamt (EPA) bisher weniger als 1 % der diesbezüglichen Anmeldungen
zurückgewiesen, weil sie nach dessen Auffassung Schutz für ein Computerprogramm als solches begehrten[3].
Für praktische Zwecke der
Prüfung der Patentfähigkeit eines softwarebezogenen Anmeldegegenstandes können derzeit
wohl folgende Kriterien herangezogen werden:
1.
Algorithmen in ihrer Verwendung zur Systemsteuerung von Rechnern selbst, also als
Systemsoftware, sind i.d.R. patentfähig.[4]
2.
Algorithmen, die sich auf die unmittelbare Beeinflussung von Naturkräften im
klassischen Sinne beziehen, typischerweise also Prozeßrechneranwendungen, sind i.d.R.
patentfähig.[5]
3.
Bestimmte Technologien der künstlichen Intelligenz wie neuronale Netze oder auch
Fuzzy-Systeme sind i.d.R. patentfähig.[6]
4. a) Die
Patentfähigkeit von softwarebezogenen Anmeldungsgegenständen, bei denen keine
unmittelbaren Beweisanzeichen in Form technischer Beiträge (techn. Problem, techn.
Merkmale, techn. Wirkung) vorliegen, kann oftmals dadurch erreicht werden, daß
zur Softwarerealisierung notwendige technische Beiträge (etwa die Verwendung eines
A/D-Wandlers) mit in die Ansprüche aufgenommen werden.
b) Die Patentfähigkeit von softwarebezogenen
Anmeldungsgegenständen, bei denen keine unmittelbaren Beweisanzeichen in Form
technischer Beiträge vorliegen und sich darüberhinaus die Aufnahme derartiger
technischer Beiträge in die Ansprüche als schwierig darstellt, kann oftmals dadurch
nachgewiesen werden, daß zur Softwarerealisierung notwendige technische Überlegungen als
indirekte Beweisanzeichen nachgewiesen werden. Ein solcher Nachweis fällt bei
entsprechend vorausschauender Beschreibungsfassung, die derartige technische Überlegungen
deutlich darlegt, naturgemäß leichter.[7]
5.
Inwieweit Information selbst eine beherrschbare Naturkraft i.S des Patentrechts
ist, und damit ihre planmäßige Beherrschung selbst als Beweisanzeichen für den
technischen Charakter des Anmeldungsgegenstandes mit herangezogen werden kann, bleibt
abzuwarten. Die Tendenz in der Erteilungspraxis, wie in Rechtsprechung und h.M. geht
jedenfalls in diese Richtung[8]. Die zu führenden Verfahren bergen jedoch in dieser
Hinsicht immer noch ein Risiko, so daß für die Praxis derzeit zu empfehlen ist, allein
von dieser Argumentation zum Beweis der Technizität nur dann Gebrauch zu machen, falls
alle anderen Wege verschlossen sein sollten.
Nachdem es nun nach h.M. und
Rechtsprechung der Patentfähigkeit eines Anmeldegegenstandes nicht länger patenthindernd
im Wege steht, daß sein erfindungswesentlicher Beitrag auf immateriellem Gebiet, also im
Bereich der Software liegt, ist somit nach der Patentwürdigkeit, insbesondere nach der
Neuheit und der erfinderischen Tätigkeit solcher immaterieller Beiträge und den
besonderen, hiermit in Zusammenhang stehenden Problemen zu fragen.
Nach der Legaldefinition des
Patentgesetzes der Bundesrepublik Deutschland, wie auch der des Europäischen
Patentübereinkommens ist der Gegenstand einer Patentanmeldung i.S. des Patentrechts dann
als neu anzusehen, wenn er nicht zum Stand der Technik gehört. Besondere Probleme für
softwarebezogene Erfindungen ergeben sich im Rahmen der Neuheitsprüfung vor allem aus
einer evtl. vorliegenden neuheitsschädlichen offenkundigen Vorbenutzung. Sie liegt immer
dann vor, wenn eine Benutzungshandlung in der Art der Öffentlichkeit zugänglich war,
daß sich die nicht zu fern gelegene Möglichkeit bot, daß fachkundige Dritte
ausreichende Kenntnis vom Gegenstand der Benutzung erlangen konnten[9]. Im Falle softwarebezogener Erfindungen stellt sich hier
die besondere Problematik, ob schon die öffentliche Zugänglichkeit des Programmcodes
allein eine offenkundige Vorbenutzung darstellt, und wenn ja, bereits die des Objektcodes,
oder erst die des Quellcodes.
Im Falle eines in
Objektcodeform vorliegenden Programms zur Steuerung einer Druckmaschine war die Technische
Beschwerdekammer 3.2.3 beim Europäischen Patentamt der Auffassung, daß der im ROM einer
betriebsfähigen Maschine enthaltene Objektcode keine offenkundige Vorbenutzung darstelle,
da seine Analyse mittels Disassemblieren und/oder Reverse Engineering,
insbesondere im Falle des Vorliegens des Codes im ROM einer funktionsfähigen
Produktionseinrichtung, also eines sogenannten ´embedded-Systems´ weitaus zu aufwendig
sei[10]. Offengelassen hat dabei die Kammer die Frage, ob auch der
Objektcode allein, für sich genommen, und nicht etwa im ROM einer zur Produktion
bereitgehaltenen Maschine, sondern etwa auf einem jederzeit zugänglichen Datenträger
vorliegend, ebenfalls keine offenkundige Vorbenutzung darstellen würde. Hierzu meint
Betten[11], daß in einem solchen Falle sehr wohl eine
neuheitsschädliche Vorbenutzung anzunehmen sei, da hier das ...Programm
leicht kopiert und dann analysiert werden... [12] kann. Dem ist nicht zuzustimmen. Zwar läßt die erkennende
Kammer in ihrer Entscheidung die Frage offen, ob die Verfügbarkeit des Objektcodes allein
schon eine offenkundige Vorbenutzung darstellt oder nicht, sie beantwortet diese Frage
vielmehr nur im konkreten Falle des in der Maschine integriert vorliegenden und daher auch
schwerer zugänglichen Codes. In ihrer Begründung führt sie ausdrücklich aus, daß eine
Disassemblierung oder ein Reverse-Enginneering des Objektcodes in
eine dem Fachmann zugängliche Form einen Aufwand von Mannjahren bedeute. Hier ging die
Kammer in ihrer Entscheidung jedoch ebenfalls davon aus, daß der Mikrochip während der
Analyse nicht zur Verfügung stünde und somit die Maschine auch derweil nicht betrieben
werden könne. Eine solche Annahme ist zweifelsohne irrig: Entweder handelt es sich um
einen Chip, dessen Code auslesbar ist - dann kann der jeweilige Objektcode auch auf
Datenträger kopiert und der Chip wieder in die Maschine zur weiteren Verwendung eingebaut
werden - oder aber es handelt sich um einen gesicherten Baustein, dessen Programmcode
nicht auslesbar ist, was dann denknotwendig auch dessen weitere Analyse verbietet.
Es stellt sich im weiteren
die Frage, ob die Kammer in tatsächlich richtiger Ansehung der Weiterverwendbarkeit der
Maschine während der Analyse des Objektcodes anders entschieden hätte. Hierauf deutet
nichts hin. Die Ausführungen betreffs der Nichtverwendbarkeit der Produktionseinrichtung
haben bei näherer Betrachtung lediglich ergänzenden Charakter, insofern auch der
tatsächliche Irrtum über den o.a. Umstand letztlich unerheblich bleibt. Wesentlich ist
einzig und allein der hohe Aufwand, der im Falle eines zugänglichen Objektcodes betrieben
werden muß, um die in ihm verkörperte technische Lehre dem Fachmann zur Kenntnis zu
bringen. Dieser Aufwand liegt wesentlich, nämlich in der Größenordnung von
Mannjahren[13] in der Analyse des Codes im Wege der hierfür zur
Verfügung stehenden Verfahren (Disassembling, Reverse Engineering) begründet. Die
Zugänglichkeitserschwernisse, die in der Integration der Rechnerbauteile (Mikrochips) in
eine Maschine begründet liegen, treten demgenüber an Bedeutung völlig zurück.
Festzuhalten bleibt daher, daß allein im Vorliegen des Maschinencodes, ja selbst in
seiner völlig freien Zugänglichkeit keine offenkundige Vorbenutzung gesehen werden kann,
da nach dem jetztigen Stand der Softwaretechnik eine Analyse eines solchen Codes in aller
Regel viel zu aufwendig ist. Es bleibt jedoch zu beobachten, ob der Fortschritt im Bereich
der sogenannten Reverse-Engineering-Tools eine solche Auffassung in Zukunft fraglich
werden läßt. Abweichend hiervon sind jedoch seltenere Sonderfälle zu beurteilen, wie
etwa der des Objektcodes, der sich aus der Übersetzung eines gut strukturierten,
einfacheren Assemblerprogramms ergibt, oder der Fall, daß das den Objektcode erzeugende
Übersetzerprogramm sogenannte Runtime-Informationen mit in den Objektcode integriert, so
daß dieser Rückschlüsse auf die Struktur des Quellcodes mit vertretbarem Aufwand
erlaubt.
Ihre Bestätigung in der
Rechtsprechung findet diese Auffassung auch in einer weiteren Entscheidung[14], in der die erkennende Kammer darauf hinweist, daß ein
Programmtext, insbesondere im Falle seiner natürlichsprachigen Kommentierung,
durchaus zum Stand der Technik zu rechnen und damit bei der Prüfung zu berücksichtigen
sei, so er in einer üblichen Programmiersprache abgefaßt ist. Vom lauffähigen
Objektcode kann aber schon wegen seiner Abhängigkeit vom Prozessortyp nicht behauptet
werden, daß es sich um eine übliche Programmiersprache handelt. Vielmehr benutzt eine
derartige Notation, von ganz seltenen Ausnahmen abgesehen, mangels mnemotechnischer
Ausdrucks- und Dokumentationsfähigkeit überhaupt niemand mehr. Ein derartiger Code
wird rein automatisch von hierzu geeigneten Übersetzungssystemen, wie etwa Compilern oder
allenfalls Assemblern erzeugt. Umgekehrt weist die Entscheidung jedoch richtigerweise
darauf hin, daß Quellcode, in gängiger Weise notiert (also etwa in Programmiersprachen
wie C, Pascal, Fortran, aber auch gängigen Assemblersprachen), insbesondere dann, wenn er
kommentiert, also gut nachvollziehbar vorliegt, als relevanter Stand der Technik anzusehen
ist, und seine Verbreitung damit als offenkundige Vorbenutzung zu gelten hat. Die
besondere Erwähnung der natürlichsprachigen Kommentierung in dieser Entscheidung gibt
einen Hinweis darauf, daß die Kammer hier bereits Zweifel an der Lesbarkeit des
Quellcodes allein, und damit an seiner Neuheitsschädlichkeit hatte; um so mehr muß dies
also für den Objectcode gelten.
Da im Falle
softwarebezogener Erfindungen zumeist mindestens ein unabhängiger Patentanspruch als
Verfahrensanspruch formuliert ist, hat ein weiteres Augenmerk dem Umstand zu gelten, daß
eine offenkundige Vorbenutzung eines Verfahrens auch in seiner öffentlichen Benutzung
gegeben sein kann, insbesondere durch das Angebot oder Inverkehrbringen von Vorrichtungen
zur Benutzung des Verfahrens. Dies ist immer dann anzunehmen, wenn aus der Nutzung der
Vorrichtung ein Rückschluß auf die Durchführung des Verfahrens selbst möglich ist.[15]
Der Gegenstand einer
Patentanmeldung ist nach deutschem wie europäischem Recht dann als erfinderisch
anzusehen, wenn er sich dem Durchschnittsfachmann nicht in naheliegender Weise aus dem
Stand der Technik ergibt. Dabei ist das Beruhen des Anmeldegegenstandes auf erfinderischer
Tätigkeit nicht, wie im Falle der Neuheitsprüfung im Einzelvergleich mit jeder in Frage
kommenden Entgegenhaltung zu prüfen, sondern hat insbesondere auch mosaikartig,
orientiert an den Einzelmerkmalen des fraglichen Patentanspruchs zu erfolgen[16]. Die Prüfung erfolgt dabei zumeist, wenn auch nicht immer
explizit, nach dem sogenannten Problem Solution Approach[17], nach dem erst der nächstliegende Stand der Technik
ermittelt und dann hiervon ausgehend festgestellt wird, ob die demgegenüber tatsächlich
gemachte Erfindung für den sogenannten Durchschnittsfachmann nahegelegen hätte[18]. Hat sie dies nicht, so ist ihr Beruhen auf erfinderischer
Tätigkeit zu bejahen.
Für softwarebezogene
Erfindungen ist dabei zunächst festzuhalten, daß bei der Beurteilung der erfinderischen
Tätigkeit einer solchen Erfindung, deren Prüfung unter Einbeziehung des verwendeten
Algorithmus zu erfolgen hat. Insbesondere darf nicht nur der nach klassischem Verständnis
technische Teil der Merkmale des fraglichen Patentanspruchs auf erfinderische Tätigkeit
geprüft werden[19]. Dies bedeutet für die Praxis, daß hier die Software,
wenn auch im Hinblick auf die zu lösende technische Aufgabe, einer Prüfung auf
Erfindungshöhe unterliegt.
Sodann stellt sich die Frage
nach dem zuständigen Durchschnittsfachmann. In den Fällen, wo nicht allein die
informationstechnische Realisierung der Problemlösung im Vordergrund steht, sondern auch
das Anwendungsgebiet dieser Lösung selbst, also klassischerweise bei fast allen
Automatisierungsaufgaben, Prozeßrechneranwendungen etc. ist die erfinderische
Tätigkeit immer ausgehend sowohl von der Position des Durchschnittsfachmannes auf dem
jeweiligen Anwendungsgebiet, wie auch von der des Fachmanns der Informatik zu beurteilen.
Dies vermag im Einzelfall sicherlich die Anforderungen an die Erfindungshöhe
heraufzusetzen, da der gesamte beanspruchte Gegenstand von beiden Positionen aus
betrachtet als nicht naheliegend gelten darf[20].
Daß sich der Problem
Solution Approach selbst auch in seiner Anwendung auf Software bewährt, vermögen die
Entscheidungen Datenprozessornetz[21] wie auch Röntgeneinrichtung[22] in ihrer jeweiligen Begründung anschaulich zu belegen.
Betreffend die gewerbliche
Anwendbarkeit bleibt lediglich festzuhalten, daß diese in bezug auf softwarebezogene
Erfindungen keine besonderen Probleme aufwirft und nur äußerst selten in Frage steht.
Die softwarebezogene Patentanmeldung besteht i.d.R., wie jede andere
Patentanmeldung auch, aus der Beschreibung der Erfindung, den zugehörigen Zeichnungen,
und den Patentansprüchen. Alle Elemente zusammen betrachtet stellen die sogenannte
Offenbarung der Erfindung dar.
Die Beschreibung der
Erfindung hat ausgehend vom Stand der Technik das der Erfindung zugrundeliegende Problem,
die sogenannte Aufgabe aufzuzeigen und darüberhinaus dem Fachmann u.U. unter Bezugnahme
auf die Zeichnungen das Wissen zu vermitteln, das er benötigt, um die Erfindung
nachzuarbeiten bzw. ausführen zu können. Hierbei kann von Kontrollstrukturdarstellungen,
aber auch kommentiertem Source-Code, ebenso wie von graphischen Darstellungen Gebrauch
gemacht werden[23]. Die ausschließliche Verwendung des Quellcodes stellt
jedoch keine ausreichende Beschreibung dar[24], obgleich derselbe Quellcode einer Patentanmeldung allein
schon neuheitsschädlich entgegenzustehen vermag[25], sofern er in einer üblichen Programmiersprache vorliegt.
Die Patentansprüche
bestimmen schließlich den Schutzbereich der Erfindung und sind daher besonders wichtig.
Im Verletzungsstreit wird festgestellt, ob der durch die Patentansprüche abgesteckte
Schutzbereich verletzt wird oder nicht. Hierbei ist die Beschreibung zur Auslegung der
Patentansprüche mit heranzuziehen.
Bei den Patentansprüchen
kann grundlegend nach zwei Anspruchskategorien unterschieden werden, nämlich
Sachansprüchen und Tätigkeitsansprüchen. Sachansprüche können für Erzeugnisse und
Vorrichtungen, Tätigkeitsansprüche für Verfahren und Verwendungen erteilt werden[26]. Für softwarebezogene Erfindungen kommen in erster Linie
zunächst Verfahrensansprüche in Frage, die den Charakter eines Algorithmus aufweisen.
Darüber hinaus ist es jedoch auch ratsam, bei derartigen Erfindungen die durch das
Zusammenwirken von Hard- und Software entstehende Vorrichtung zu beanspruchen. So stellen
zwei derartige Ansprüche, welche die gleiche Erfindung betreffen, oft nur eine
unterschiedliche Sichtweise des beanspruchten Erfindungsgegenstandes dar.
Aus der Abfassung von
Patentanmeldungen ergeben sich darüberhinaus eine Reihe weiterer Probleme denen im
folgenden die Aufmerksamkeit gilt.
Art. 84 EPÜ, wie auch
§ 35 PatG verlangen klare und deutlich gefaßte Patentansprüche, aus denen
ersichtlich ist, was unter Schutz gestellt wird. Hier existieren Grenzfälle, die
insbesondere für softwarebezogene Erfindungen Bedeutung haben. So ist ein auf ein
Verfahren zum Betreiben eines Gerätes gerichteter Anspruch i.S. des
Art. 84 EPÜ nicht deutlich gefaßt, wenn die Merkmale des Anspruchs
tatsächlich nur die Wirkungsweise des Gerätes beschreiben, da es sich hier nach
Auffassung der in diesem Falle erkennenden Beschwerdekammer des EPA zwar um einen als
Verfahrensanspruch formulierten, tatsächlich jedoch als Sachanspruch vorliegenden
Anspruch handelt[27]. Die tatsächliche Anspruchskategorie sei daher nicht
erkennbar, was die Unklarheit des Patentanspruchs zur Folge habe. Die mangelnde Qualität
des Anspruchs als Verfahrensanspruchs ergebe sich insbesondere aus den Merkmalen des
kennzeichnenden Teils des in Rede stehenden Anspruchs, der ausschließlich Merkmale
aufweise, die die Handhabung von Registerwerten in einem Speicher betreffen und somit die
Funktion eines Herzschrittmachers angäben, was letzlich einer funktionellen Definition
des Gerätes gleichkäme[28].
Dem ist nicht zuzustimmen,
da letzlich, wie auch bereits o.a. die Wahl der Anspruchskategorie im Falle
softwarebezogener Erfindungen eine Frage der unterschiedlichen Sicht ein und derselben
Sache ist. Einerseits tritt aus der Sicht des Verfahrensanspruchs mehr der Algorithmus in
den Vordergrund, andererseits stellt der zugehörige Vorrichtungsanspruch naturgemäß die
zur Durchführung des Verfahrens notwendigen physischen Entitäten in das Licht der
Aufmerksamkeit. Eine Begründung, inwiefern dies den Anspruch unklar werden läßt, bleibt
die erkennende Kammer schuldig, wodurch die o.a. Entscheidung letztlich nicht zu
überzeugen vermag.
Nach
§ 35 (1) S. 2 PatG sowie Art. 82 EPÜ hat der
beanspruchte Erfindungsgegenstand dem Grundsatz der Einheitlichkeit zu genügen. Hierdurch
soll verhindert werden, daß mehrere voneinander unabhängige Erfindungen in einer
Anmeldung zusammengefaßt werden[29]. Hieraus erwachsen mitunter Probleme für die Kombination
unterschiedlicher Anspruchskategorien in der Anmeldung. Die gerade die für
softwarebezogenen Anmeldungen wichtige Kombination Verfahren + Vorrichtung bzw. Mittel zu seiner
Ausführung sind jedoch i.d.R. als einheitlichanzusehen.[30]
Im Zusammenhang mit
softwarebezogenen Erfindungen stellt sich auch das Problem der unzureichenden Offenbarung
der Erfindung. § 34 (2) PatG wie auch Art. 83 EPÜ verlangen vom
Anmelder, daß die Lehre des Patents so deutlich und vollständig offenbart wird, daß ein
Fachmann sie ausführen kann. In Anmeldungen softwarebezogener Erfindungen, ist eine
Tendenz festzustellen, Erfindungsgegenstände zu beanspruchen, die gar nicht offenbart
werden. Dies findet seinen Grund wohl darin, daß für einen Algorithmus oftmals leicht
behauptet werden kann, er ließe sich zur Lösung einer ganzen Reihe von Problemen
verwenden, für die er aber in Wahrheit gar nicht geeignet ist. Eine exakte Aufklärung
dieses Umstandes ist dem Patentamt im Erteilungsverfahren oftmals nicht möglich.
Entsprechend zu weit erteilte Patente können dann jedoch im streitigen Verfahren
(Einspruch bzw. Klage) von Dritten beseitigt oder eingeschränkt werden.
Nach § 38 PatG
und Art. 123 EPÜ darf die Patentanmeldung im Laufe des Erteilungs- oder
Einspruchverfahrens nicht über den ursprünglich offenbarten Inhalt hinaus erweitert
werden. Für softwarebezogene Erfindungen erlangt diese Bestimmung vor allem insoweit
Bedeutung, als daß in der Offenbarung eines Verfahrens zwar auch die Offenbarung eines
zur Durchführung dieses Verfahrens notwendigen Gerätes gesehen werden kann, jedoch
dessen nachträgliche Beanspruchung i.d.R. daran scheitert, daß dieses Gerät nicht nur
zur Ausführung des erfindungsgemäßen Verfahrens dienen kann, sondern oft auch zur
Durchführung anderer Verfahren geeeignet ist, worin eine unzulässige Erweiterung auf
einen nicht offenbarten Gegegnstand zu sehen ist.[31]
Das wohl häufigst
vorgetragene Argument gegen die Patentfähigkeit von Softwareprodukten aus praktischer
Sicht ist das der schwierigen Recherchierbarkeit und der daraus resultierenden
unzuverlässigen Prüfung der Patentwürdigkeit.[32] Ein Grund hierfür besteht darin, daß ein
großer Teil der für diesen Zweig der Technik relevanten Literatur nicht in
Patentschriften zur Verfügung steht, (dies im übrigen auch deshalb, weil die
Patentämter lange Zeit softwarebezogenen Erfindungen den Schutz verweigerten), sondern in
Büchern und Fachaufsätzen vorliegt. So wurde denn auch, um diesem Mangel in der Praxis
des Erteilungsverfahrens abzuhelfen, das Software Patent Institute in Ann Arbor, Michigan
von interessierten Kreisen aus der Industrie und der University of Michigan[33] am 2.10.1995 eröffnet, was die Recherche in Zukunft
sicherlich erleichtern wird.
Ein besonderes Problem für
den Anmelder softwarebezogener Erfindungen ergibt sich oftmals aus der zwangsläufig mit
der Anmeldung verbundenen Offenlegung der Patentanmeldung nach 18 Monaten. Eine
Offenlegung hat im Falle der Nichterteilung des Patents neben der sicherlich
unerwünschten Folge der besonders guten Unterrichtung der Mitbewerber über eigenes
Know-How auch weitere höchst unerfreuliche kartellrechtliche Wirkungen, die die weitere
Möglichkeit der Lizenzierung des Anmeldegegenstandes, der dann ja nicht mehr geheim ist,
einzuschränken vermögen (vgl. §§ 20, 21 GWB,
Art. 85 EWG-Vertrag, § 4 EWG KartVO). Wird rechtzeitig vor
Offenlegung klar, daß kein Patentschutz zu erlangen ist, so sollte dann die jeweilige
Anmeldung zurückgezogen werden, um eine Offenlegung zu verhindern. Eine eigene
vorausschauende Abschätzung der Erteilungsaussichten ist in der Praxis aufgrund der oft
schwierig zu beurteilenden erfinderischen Tätigkeit oft nicht hinreichend gut möglich.[34]
Das kartellrechtliche Risiko
der Offenlegung wird im Falle softwarebezogener Anmeldungen etwas abgemildert, da die
Programme selbst, unabhängig von der Patentwürdigkeit der ihnen zugrundeliegenden
Verfahren, nach §§ 2 (1) Nr. 1, 69 a ff. UrhG
meist Urheberrechtsschutz genießen, auf den sich ein evtl. Lizenzvertrag dann immer noch
beziehen kann.
Der Schutzbereich des
europäischen Patents wird in Artikel 69 (1) EPÜ normiert, der des deutschen bemißt sich
nach § 14 PatG. Hiernach bestimmen sich jeweils der Schutzumfang nach dem Inhalt der
Patentansprüche; Zeichnung und Beschreibung dienen der ergänzenden Auslegung. Nach §
139 PatG kann ein jeder, der eine patentierte Erfindung entgegen den Regelungen der §§
9-13 PatG benutzt, vom Verletzten, d.h. meist dem Patentinhaber, auf Unterlassung und i.d.R. auch auf Schadenersatz
in Anspruch genommen werden. § 9 PatG bestimmt,
daß es allein dem Patentinhaber gestattet ist die Erfindung zu benutzen; jedem Dritten
ist dies grundsätzlich verboten. § 10 PatG erweitert
darüber hinaus die Wirkung des Patents auch auf das Verbot der sogenannten mittelbaren
Benutzung. Die Regelungen der §§ 11-13 PatG sehen schließlich einige
Ausnahmetatbestände von diesen Grundsätzen vor, von denen vor allem § 12 PatG Bedeutung
hat, da er den früheren Erfindern, die ihre Erfindung nicht zum Patent führten, als
Ausgleichsregelung zum tatsächlichen Anmelder ein gesetzliches Vorbenutzungsrecht
einräumt.
Während bislang kaum
Rechtsprechung zur Verletzung softwarebezogener Patente in der Bundesrepublik bekannt ist,
stellt sich im Zusammenhang mit derartigen Erfindungen doch gleichwohl die Frage nach
besonderen Problemen hier denkbarer Fallgestaltungen.
Da es sich im Falle
softwarebezogener Erfindungen zumeist um Verfahrenserfindungen handelt, sind die für
diese Patentkategorie von der Rechtsprechung entwickelten Grundsätze auch hier
maßgeblich. Besondere Bedeutung kommt dabei der Doktrin des BGH zu, nach der Verfahren
auch dann nicht gemeinfrei werden, wenn die speziellen Vorrichtungen zu ihrer
Durchführung vom Patentinhaber selbst frei auf dem Markt vertrieben werden[35]. Es bedarf vielmehr der ausdrücklichen Lizenzierung des
Verfahres selbst. Es kann jedoch u.U. ein Anspruch des Erwerbers der Vorrichtung auf
Lizenzierung zu angemessenen Bedingungen bestehen[36].
Auch können
softwarebezogene Erfindungen besondere Probleme im Lichte einer evtl. mittelbaren
Patentverletzung aufwerfen. Es stellt sich hier nämlich die Frage, ob in der Lieferung,
oder dem Feilbieten einer Anlage, die sich bis auf die fehlende oder andersartige,
nämlich nicht patentverletzend ausgestaltete Software, nicht von einer patentverletzenden
Vorrichtung unterscheidet, evtl. eine mittelbare Patentverletzung erblickt werden kann.
Auch für das dem zwar nicht
anmeldenden, aber älteren Nutzer einer Erfindung zustehende Vorbenutzungsrecht ergeben
sich für Verfahrenserfindungen, wie sie die softwarebezogenen Erfindungen ja oft
darstellen, empfindliche Einschränkungen, die es zu beachten gilt. So ist es dem
Vorbenutzer zwar erlaubt das Verfahren selbst anzuwenden, eine Lizenzierung steht ihm nach
der Rechtsprechung jedoch nicht zu[37]. Dies gilt insbesondere auch dann, wenn sein eigentlicher
Geschäftszweck gerade in der Lizenzierung solcher Verfahren besteht, wie es bei
Herstellern von Software oder Steuerungseinrichtungen regelmäßig der Fall sein wird. Ein
Vorbenutzungsrecht aufgrund vorheriger betriebsinterner Vorbenutzung besteht hier dann
zwar, läuft in der Praxis aber aus den o.a. Gründen leer und ist somit meist wertlos.
[1]
vgl.: Bernhardt, W.; Kraßer, R.: Lehrbuch
des Patentrechts, 4. Aufl., München 1986, 89
[2]
Eine gute Zusamenfassung dieser Diskussion bis zum Stand von ca. 1993 findet sich
bei: Kraßer, R.: Der Schutz von Computerprogrammen
nach deutschem Patentrecht in Lehmann, M. (Hrsg.): Rechtsschutz und Verwertung von Computerprogrammen,
2. Aufl. Köln 1993
[3]
Vidon, Patrice (Übersetzung von Peiker, Isabella; Adaption von Betten, J.), Software-Patente: Bäume und Wald, CR 1996, 512ff.
[4]
Richtlinen für das Prüfungsverfahren vor
dem Deutschen Patentamt, Pkt. 4.3.5, 3. Absatz, Bl. f. PMZ 1995, 282; Richtlinien für die Prüfung im Europäischen
Patentamt, Kapitel C-IV, 40; BGH - Seitenpuffer,
GRUR 1992, 33
[5]
Richtlinen für das Prüfungsverfahren vor
dem Deutschen Patentamt, Pkt. 4.3.3 u. 4.3.5, 2. Absatz, Bl. f. PMZ 1995, 282; Richtlinien für die Prüfung im Europäischen
Patentamt, Kapitel C-IV, 40
[6] Sulikaris, Y.: Patent Protection for Software Related Inventions, in Particular Artifical Intelligence and Neural Networks in: Brunstein, K., Sint, P.P. (Hrsg.): Intellectual Property Rights and New Technologies - Proceedings of the KnowRight 95 Conference, 188ff.
Springorum, H.: Protection of Neural Networks by German and European Law in: Brunstein, K., Sint, P.P. (Hrsg.): Intellectual Property Rights and New Technologies - Proceedings of the KnowRight 95 Conference
[7]
TBK 3.5.1 beim EPA 31.5.94 SOHEI/Computermanagementsystem
CR 1995, 208ff.
[8]
Wiebe, A., Information als Naturkraft - Immaterialgüterrecht in der
Innformationsgesellschaft, GRUR 1994
von Raden, L.: Die Informatische Taube -
Überlegungen zur Patentfähigkeit informationsbezogener Erfindungen, GRUR 1995,
451ff.
[9]
vgl. Benkard, G., Kommentar zum Patentgesetz, Gebrauchsmustergesetz,
9.Aufl., München 1994, § 3 PatG, Rdnr. 63
[10] TBK
3.2.3 17.4.1991 - Mikrochip, CR 1992, 535ff.
[11] Anmerkungen
zu: TBK 3.2.3 17.4.1991 - Mikrochip, CR 1992,
539
[12] Anmerkungen
zu: TBK 3.2.3 17.4.1991 - Mikrochip, CR 1992,
539
[13] TBK
3.2.3 17.4.1991 - Mikrochip, CR 1992, 539
[14] TBK
3.5.1 29.4.1993 - Vorrichtung zur Überwachung von
elektronischen Rechenbausteinen, insbesondere Mikroprozessoren/(Robert Bosch
GmbH./.Siemens AG), Az. T 92/164, hier: Leitsatz II., unveröffentlicht
[15] vgl. Benkard, G., Kommentar zum Patentgesetz, Gebrauchsmustergesetz,
9.Aufl., München 1994, § 3 PatG, Rdnr. 45
[16] vgl. Benkard, G., Kommentar zum Patentgesetz, Gebrauchsmustergesetz,
9.Aufl., München 1994, § 4 PatG, Rdnr. 6
[17] vgl.
zum PSA auch Szabo, George, S.A., Der Ansatz über
Aufgabe und Lösung in der Praxis des Europäischen Patentamts, Mitt. 1994, 225ff.
[18] vgl.
hierzu: Sieber, W., Erfinderische Tätigkeit -
Ausbildungskurs für Sachprüfer des EPA Generaldirektion 2, März 1992,
unveröffentlicht
[19] BPatG
5.10.89 - Seismische Aufzeichnungen, GRUR 1990,
261ff.; BGH 4.2.92 - Tauchcomputer, GRUR 1992, 432
[20] TBK
3.5.1 beim EPA 29.4.1993 - Vorrichtung zur
Überwachung von elektronischen Rechenbausteinen, insbesondere Mikroprozessoren/(Robert
Bosch GmbH./.Siemens AG) , Az. T 92/164, hier: Leitsatz II., unveröffentlicht
vgl. Schulte, R., Patentgesetz mit EPÜ - Kommentar
auf der Grundlage der deutschen und europäischen Rechtsprechung,
§ 4 PatG/Art. 56 EPÜ, Rdnr. 13
[21] TBK
3.5.1 beim EPA 6.10.1988 - Datenprozessornetz/IBM,
Amtsbl. des EPA 1990, 5ff.
[22] TBK
3.4.1 beim EPA 21.5.1987 - Röntgeneinrichtung/(
Koch & Sterzel./.1.Siemens AG, 2. Phillips), Az. T 86/26, in vollständiger
Fassung, insbesondere der Begründung zur erfind. Tätigkeit unveröffentlicht
[23] Richtlinen für das Prüfungsverfahren vor dem
Deutschen Patentamt, Pkt. 4.3.7, Bl. f. PMZ 1995, 282
[24] Richtlinen für das Prüfungsverfahren vor dem
Deutschen Patentamt, Pkt. 4.3.7, 4. Absatz, Bl. f. PMZ 1995, 282
[25] TBK
3.5.1 29.4.1993 - Vorrichtung zur Überwachung von
elektronischen Rechenbausteinen, insbesondere Mikroprozessoren/(Robert Bosch
GmbH./.Siemens AG), Az. T 92/164, unveröffentlicht
[26] Richtlinien für die Prüfung im Europäischen
Patentamt, Kapitel C-III Nr. 3
[27] TBK 3.4.1
beim EPA - Herzschrittmacher, GRUR 1992, 549ff.
[28] TBK 3.4.1
beim EPA - Herzschrittmacher, GRUR 1992, 550
[29] vgl.
Schulte, R., Patentgesetz mit EPÜ - Kommentar auf
der Grundlage der deutschen und europäischen Rechtsprechung,
§ 35 PatG/Art. 82 EPÜ, Rdnr. 125 u. 126
[30] vgl.
Regel 30b AusfO EPÜ; BPatG, Mitt. 1969, 75; Reichspatentamt, Bl. für PMZ 13, 292;
BGH - Isomerisierung, Bl. f. PMZ 71, 371
[31] TBK 3.4.2
Beim EPA 6.11.1990 - Offenbarung eines mit einem
Computer verbundenen Geräts/GENERAL ELECTRIC, GRUR Int. 1993, 159ff.
[32] vgl.
Garfinkel, Simson L., Patently Absurd, Wired
Online im WorldWideWeb des Internet, 30.1.1995
[33] vgl.
The SPI Reporter, Vol. 2 Issue 1 Fall
1995, 1
[34] vgl.
hierzu auch: Bardehle, H., Die Freigabe von
Know-how durch das prüfende Patentamt, GRUR Int. 1990, 673ff.
[35] vgl.
BGH - Fullplast-Verfahren, GRUR 1980, 38f.;
vgl. Benkard, G., Kommentar zum Patentgesetz, Gebrauchsmustergesetz,
9.Aufl., München 1994, § 9 PatG, Rdnr. 24
[36] vgl.
BGH - Fullplast-Verfahren, GRUR 1980, 39
[37] BGH
23.4.74 - Anlagengeschäft, GRUR 1974, 463ff.;
Lindenmeier-Möhring, Entscheidungssammlung des BGH,
§ 16 ArbEG Bl. 2 Rückseite 5.a), 1975; abw. Fischer, E., Der Benutzungsvorbehalt nach dem
Arbeitnehmererfinderrecht im Verfahrens- und Anlagengeschäft, GRUR 1974, 500ff.